企业商标及时注册,防范商标的恶意抢注

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1.两起案例引出的法律问题。

案例一:1999年1月11日,德国西门子公司在德国抢注了海信集团的“HiSense”商标,随后申请了马德里国际商标注册和欧共体商标注册。从2001年起,海信就开始与西门子公司交涉,欲索回商标,未果。2004年,西门子公司要求海信支付4000万欧元的商标转让费,并反诉海信侵权,给海信产品进入德国和欧盟市场设置了重重障碍。直到2005年3月,在商务部的积极协调下,经过与欧盟和德国官方的切磋,此事最终达成和解。

案例二:西安杨森“采乐”遭遇恶意便车。

国际知名制药企业西安杨森旗下的“采乐”洗发药剂经过杨森公司近10年的营销,已在专业去头屑方面享有很高的声誉,“采乐”也因此具备了认定为驰名商标的条件。这几年,随着西安杨森“采乐”洗剂“采乐去屑针对根本”的广告在中央电视台热播,知名度和美誉度进一步飞速提升。但让西安杨森始料不及的洗发水行业的“采乐”商标被佛山圣芳(联合)有限公司抢注。佛山圣芳凭借商标搭车策略从一个小小的日化企业一下跃居成为全国日化知名品牌。西安杨森不得不花费大量精力与佛山圣芳展开漫长的商标官司战,尽管西安杨森后来做了“你想要的采乐仅在药店销售”为主题的提示性广告,还是无法阻挡佛山圣芳洗发水市场快速膨胀的步伐。西安杨森由于商标注册失误无意中给自己培养了一个强大对手。据不完全统计,15%内地著名商标遭境外抢注。企业商标及时注册,防范商标的恶意抢注商标图样1

2.商标抢注的表现形式。

商标抢注”一词的含义经历了两个发展阶段。在第一阶段,商标抢注的对象基本上限于未注册商标;现阶段商标抢注的内涵有了进一步的扩展,将他人已为公众熟知的商标或驰名商标在非类似商品或服务上申请注册的行为,也属于抢注。进而可以认为,将他人的创新设计、外观设计专利、企业名称和字号、著作权等其他在先权利作为商标申请注册的行为,也应视为商标抢注。

商标抢注有狭义和广义之分,狭义的商标抢注是指在原商标所有者之前注册该商标以获取经济利益的竞争行为。广义的商标抢注包括以上情形,还包括抢注他人著名公司名称或其他在社会上有一定声誉的名称等在先权利为自己的商标,以获取经济利益的行为。商标抢注行为主要有以下几种表现形式:

(1)抢注未注册商标。我国商标法规定:两个或两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告,公告期3个月内无异议或异议不成立的,予以核准注册。我国商标法未赋予未注册商标使用人任何排他权,在某种商标未注册而有使用的情形,该使用人无权阻止他人在同一种商品、服务或类似商品、服务上以自己使用的相同或近似的商标使用或先申请注册。只有在未注册商标的使用人与未使用人同日申请注册时,根据我国商标使用和申请注册的现状,照顾使用在先的申请人,使之能获准注册。这个范围是有限的,它不能限制他人进行申请注册,不得违反在先申请原则。未注册商标使用人选择不将其使用的商标进行申请注册这是他的权利;如果其为使用的未注册商标做了大量的广告投入却未申请,或晚于他人在同一种或类似商品或服务上申请商标注册,结果被他人抢先申请商标注册,这仅能说明:第一,自主决定导致其顾此失彼;第二,商标权利意识淡薄;第三,眠于权利之上。这当然不能给他提供法律上的保护。在商标专用权注册取得制国家,只要经营主体商标权利意识强烈,在使用商标之前或使用同时就申请商标注册,就不会发生抢先注册商标的事件。视所有的抢先注册商标的行为为非法的观点,其实质是主张使用取得商标专用权,因而从根本上否定注册取得商标专用权制度,这与我国《中华人民共和国商标法》是相悖的。

我国商标法第31条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。因此,有条件地确认抢先注册他人先使用的商标行为为法律禁止的行为,在坚持注册原则和申请在先原则的同时,法律对于绝对的申请在先原则作了合理调整。强调申请在先必须建立在诚实信用的原则下,不允许盗窃他人已经使用并且已经建立信誉的商标作为自己的商标申请注册,弥补了绝对注册原则的缺陷,防止事实上的不公平情况的出现。

(2)抢注注册商标。注册商标权是经国家法律确定的权利,但受到地域和时间的限制。地域性决定了一个商标在某一个或几个特定国家地区获得保护,在注册国或地区以外的国家或地区则不能获得保护。这就可能使甲在丙国将A商标在B种商品或服务上进行了注册,如甲未在丁国为同样的商品或服务申请注册,则可能会有乙将A商标或近似A商标的商标在B种或类似B种的商品或服务上,在丁国申请注册或先于甲申请注册并获得核准。虽然此种抢先注册商标的行为在道德上似有可议之处,但在法律上该注册并无不当。

以往由于我国经营者的商标意识比较淡薄,其在我国所有而在一些国家和地区已经有一定或较好声誉的商标被他人在该国或地区抢先注册,导致我国经营者在该国或该地区不能使用在中国注册的原商标,最终退出该国或地区的市场;或者虽然继续使用该商标并占有市场,但付出了高额的价格以求得对方转让商标所有权;还有的不得不另起“炉灶”。经济利益上吃了亏,在法律上却无能为力。但随着我国市场经济的发展,我国国内的一些企业和个人为了谋求经济利益,在国内抢先注册国外的知名商标的情况也屡见不鲜。

(3)抢注驰名商标。抢注驰名商标比抢注使用的未注册商标、已注册的非驰名商标更复杂。驰名商标在他国或地区被他人抢先注册后,该驰名商标的原所有人的商标专用权能否在该国或地区获得保护,最终完全取决于被请求保护的国家或地区的主管机关根据其本国的法律认定。认为他人的抢先注册正当的,原商标所有人将在其辖区内失去该商标的所有权,不能得到保护;反之,如认为注册不正当的,则能获得保护。

(4)抢注其他在先权利。目前在知识产权保护方面存在的一个比较突出的矛盾就是权利冲突问题,一些在后权利人利用法律的空隙,恶意将他人已取得的外观设计专利权或著作权等其他权利注册为商标。企业商标及时注册,防范商标的恶意抢注商标图样2

3.商标抢注行为的构成要件。

其一,主观上恶意。实施商标抢注的当事人具有恶意,明知或应知他人在先创意、使用商标的情况而抢先向商标局申请注册。一般认为,如果商标注册人与商标真正权利人曾经进行过有关商标商品的购销活动或者其他与该商标有联系的商业往来,可以认定商标注册人主观上为“明知”;如果真正权利人的商标具有较强的显著性,或者在相关区域、相关行业内具有一定的知名度,如果商标注册人与商标真正权利人处于同一或邻近地域,或者为同行业经营者,在上述情形下,可以推定商标注册人主观上为“应知”。

其二,客观上有影响。被抢注的对象是他人在先使用并有一定影响的商标。这里所称的“他人在先使用并有一定影响的商标”,主要是指未注册商标,既包括在所有的商品和服务类别上均未注册的商标,也包括在某些商品或服务类别上已经注册、但在其他商品或服务项目上未注册的商标。所谓有一定影响,是指真正权利人的商标在相关地域、相关行业内具有一定的知名度,为相关公众所知晓并享有一定的声誉。

商标是企业无形资产的唯一载体,是品牌所有权的唯一法律凭证。商标所有权关系到企业和品牌的生死存亡、兴衰成败。商标所有权历来是企业争夺的宝贵资源。因为知名商标的无形资产更有价值,所以知名商标的争夺就成为商标争端的焦点。为避免商标所有权恶性争夺和加大驰名商标的保护力度,2001年国家再一次对《商标法》做了完善性调整。

既然商标如此重要,那么为何还有这么多企业会发生商标抢注的争端事件?一般地说,商标抢注出自于抢注者利益的驱动,抢注他人商标几乎可以不付代价地独享某一商标的市场信誉,另一方面的原因在于商标先使用人商标注册保护意识淡薄,忽视商标注册策略的运用,也为抢注事件的发生提供了土壤,而商标确权制度上的注册在先原则则为商标抢注的发生提供了可能。商标注册是一次性的企业行为,不像营销、管理等其他企业行为那样天天发生,所以许多企业没把商标管理当作重要的工作项目来抓。国内绝大多数企业都没有专门的部门负责商标管理和维护,一般由行政、法务或者企划部门临时安排注册,匆匆办完注册后就把商标束之高阁。由于商标注册人员商标法律知识欠缺或者没有精力去认真研究“如何防止商标撞车和被搭便车”,往往草率注册,品牌成长前期知名度低,不容易引起相关企业的关注,但当知名度提高后,商标隐藏的问题就暴露出来了。一旦引发商标争端,给企业造成的经济损失和品牌负面影响将不可估量。因此,企业应当加强商标保护意识。企业商标及时注册,防范商标的恶意抢注商标图样3

4.企业防止商标抢注的对策。

第一,要强化商标先行意识。商标专用权的取得可以分为原始取得和继受取得两种。目前,世界各国就商标权的原始取得大体上采取三种不同的原则:使用原则、注册原则、混合原则。根据使用原则,谁首先使用该商标,商标权就属于谁;根据注册原则,谁最先申请商标注册,商标权就授予谁;混合原则是使用原则和注册原则的折衷适用。商标权的继受取得有两种情况:一是根据转让合同,出让人向受让人有偿或无偿地转让商标专用权;另一种是根据继承程序,由法定继承人继承已死亡的被继承人的商标权。我国商标的原始取得采用注册制,同时适用申请在先原则和同日申请原贝!1。我国《商标法》规定:两个或两个以上的申请人在同一种商品或类似商品上,以相同或近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。这后一种情况,便体现了使用原则的作用,是注册原则的例外。秉承“自愿注册原则”和“申请在先原则”,企业应对已经在他国进行交易的商标及时“补过”、尽快注册,对即将要打入他国市场的商标提前、及时注册。在商标专用权注册取得制国家,只要经营主体商标权利意识强烈,在使用商标之前或使用同时就申请商标注册,就不会发生抢先注册商标的事件。

第二,适当构筑防御性注册。我国《商标法》执行的是商品国际分类,它把一万余种的商品和服务项目分为42个类,其中,商品34个类,服务项目8个类。申请商标注册时,应按商品与服务分类表的分类确定使用商标的商品或服务类别。尤其值得提醒的是,我国《商标法》第21条规定:“注册商标需要在同一类的其他商品上使用的,应当另行提出注册申请。”考虑到费用,一般企业不可能进行全类别覆盖注册。但至少要对相同目标市场的相关分类进行注册,以防被别的企业搭便车。所谓相同目标市场类别就是消费群体跟你注册的类别相同的类别,比如“成长快乐”可以作为儿童保健品,也可以用于儿童饮料、服装、玩具、用品等行业。“好太太”是国内非常有名的晾衣架品牌,但同样的商标已经被山东某调味品企业在使用。根据“一类商品一件商标一份申请”原贝I],具有一定知名度的商标可在与该商标类似或非类似商品类别上分别进行防御注册,以免受职业商标炒家的侵害。近似商标是指两个商标相比较,文字的字形、读音、含义,或者图形的构图及颜色,或者文字与图形的整体结构相似,易使消费者对商品或者服务的来源产生混淆的商标。图形相似的,比如市场上流行的多版本的“鳄鱼”商标;读音相似的,比如“诸葛亮”与“诸葛酿”;字形相似的,比如“雕牌”与“雄牌”、“酷儿”与“酷艾”;含义相似的,比如“金猴”与“猴王”。近似商标往往以假乱真影响正宗品牌的销量和美誉度,是正宗商标的暗礁。尽管我国《商标法》对近似商标做了限制,但由于辨别标准并不清晰,因此还是给近似商标留下了可乘之机。要想彻底避免近似抢注就要事先注册将来可能给自己造成威胁的近似商标。中小企业如果资金不足,也应当在经营条件允许时及时补注其他近似商标。以“娃哈哈”商标为例,娃哈哈集团除在自己经营的主要产品类别上注册“娃哈哈”商标外,还将“娃哈哈”商标在其他多个类别上注册。同时,还将易与“娃哈哈”混淆的“哈娃哈”、“哈哈娃”等商标分别进行了注册。

第三,加强市场监测。根据《商标法》第30条,对初步审定的商标,自公告之日起3个月内,任何人均可提出异议。企业应密切关注国家工商总局颁布的《商标公告》,如发现相同或近似商标,及时向国家工商总局提出异议;企业除自己派人跟踪商标公告外,还可以委托法律服务机构或商标代理组织进行市场追踪监测,及时反馈侵权信息。一旦发现跟自己商标相似或者不同类别的相同商标,可以授权商标代理公司进行协调处理。其实很多相同或近似商标能注册成功和权利人不及时提出异议有关。企业商标及时注册,防范商标的恶意抢注商标图样4

第四,申请撤销。根据《商标法》第41条第2款(如前述),即权利人认为已经注册的商标侵犯自己的权利,可在核准注册之日起5年内向商标评审委员会申请撤销。《商标法》的有关规定是真正商标权利人维护自己权利的法律保障,企业遇到抢注发生后可以依法向商评委提出争议。当事人在提出争议时需要注意以下问题:

–关于时限问题。根据《商标法》第41条的规定,真正权利人认为自己的商标被他人恶意抢先注册的,可以自该商标注册之日起5年内,向商标评审委员会申请撤销。

——关于申请书件的提交。申请人向商标评审委员会提出争议裁定申请,其申请书件一般包括以下内容:《商标争议裁定申请书》、代理委托书(委托了代理人的)、证据材料,并按照被申请人的数量提交相应份数的副本。一般情况下,申请书应当载明下列事项:申请人的名称、住所和邮政编码,申请人为法人或者其他组织的,应当载明法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;争议商标的名称、申请号或者初步审定号、注册号和刊登该商标的《商标公告》的期号;明确的评审请求和所根据的事实、理由及法律依据;联系人的姓名和联系电话;被申请人的名称和住所。委托商标代理组织办理商标评审事宜的,还应当载明商标代理组织的名称、通信地址、邮政编码和联系电话。申请人在提交申请书件时,应当附送材料清单和证据目录,标明申请材料的件数和页码。此外,申请人需要在提出评审申请后补充有关证据材料的,应当在申请书中声明,并自提交申请书之日起3个月内提交与申请书相同份数的证据材料;未在申请书中声明或者期满未提交的,视为放弃补充有关证据材料。

商标评审委员会在审理案件时主要根据当事人陈述的理由与提交的证据材料进行审查。在申请书中,要注意言之在理,言之有据,条理清晰,重点突出,并且要把自己的主张与所提交的证据材料紧密地结合起来。当事人为支持自己的主张所提交的证据材料应侧重于两个方面:一方面是商标注册人在主观上具有恶意的证据,例如双方当事人之间与争议商标有关的商品购销合同、往来函电,商标注册人向真正权利人索要不合理的高额“商标转让费”的书面证据;一方面是真正权利人在先使用、宣传争议商标的证据,例如真正权利人与商标设计、商标标识印刷单位之间的委托合同及相应单据,有关商标的广告制作、发布合同,刊登商标广告的报纸、杂志,有关商标商品的购销合同及发票等。需要注意的是,当事人在向商标局或商标评审委员会提交证据材料时,应使证据材料符合规定的要求,例如,应尽可能提交证据的原件或原物,如果提交原件或原物确有困难的,应提交经过公证的复印件或复制品。为了使自己的主张得到有力的支持,当事人应尽量提交那些有较高公信力的证据,例如国家机关依职权制作的公文书证、由专门机构保管的历史档案、在具有较大影响的新闻媒体上刊登的有关商标的宣传材料等等。

解决不同类型知识产权的权利冲突问题,现行法律已有一项基本原则,就是“保护在先权利原则”。这一原则是民法公平、诚信原则的体现,并在专利法、商标法中都有具体的规定。从现行法律、法规及规章的规定看,围绕专利权、商标权所产生的权利与义务关系分别受不同的法律调整,并不存在谁高谁低、谁强谁弱之分。如果发生权利冲突,就适用“保护在先权利的原则”。

综上所述,面对形式多样的商标抢注行为,只有明确他们各自的法律性质,才能通过已有的商标法律制度予以迎头痛击,以维护法律尊严和当事人的合法利益。

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