OEM加工厂商如何防止商标侵权

OEM加工厂商如何防止商标侵权商标图样

阿联酋XX公司(以下简称阿联酋公司)委托广东XX贸易有限公司(以下简称广东公司)生产加工机动车用卤鸨灯。广东公司依照我国有关法律规定,要求该客商出示相关知识产权持有证明。该客商出示了合法的商标证两张,证明阿联酋公司是“XX”商标在阿联酋的合法持有人。然而广东公司加工的产品因为涉嫌侵犯商标专用权,被广州海关扣留,并处罚款两万元。广东公司不服,向广州市中级法院提起诉讼,一审判决广州海关胜诉,二审维持了原审判决。

尼日利亚某公司委托江苏常州某厂定牌加工一批带有“XX”商标标记的汽车配件。委托方提供了该商标在尼日利亚的注册证,还向加工方出具了使用这一商标的授权书。常州某厂认为手续齐全,便按要求开始生产。几天后,美国一公司就以涉嫌侵犯注册商标专用权为由,请求工商部门对该厂立案查处。工商部门经调查发现,“XX”商标已由该家美国公司在中国同类产品上进行了注册,常州某厂构成了侵犯注册商标专用权的违法行为。工商部门遂对其产品采取了封存的强制措施。

近年来,我国对外贸易增长迅猛。采用OEM方式在外贸中占很大份额,在宁波,以定牌加工形式出口的商品已占出口商品总额的75%。OEM商标侵权情况十分严重,有的定牌加工企业多生产出一些突破合同规定数量的产品,并将这些产品流入国内市场,这是严重的商标侵权。像以上两个案例中的加工厂商是比较规范的,但是还是被认定为商标侵权,那么OEM加工厂商如何防止因为商标侵权被起诉或者被处罚呢?

(一)建立审查机制。

以上案例中,即使有严格的审查,但是最后还是承担了责任,这个问题在司法实务中存在不同观点。审查不一定能免除加工厂商的责任,但是审查能发现很多问题,极大地避免加工厂商的风险。审查一般核查以下事项:第一要审查委托方主体资格,对有些信用不可靠,委托加工的量完全超出经济能力的委托方就要多加小心,尽量不承接该业务;第二要审查商标权的合法性,看该商标是否已经获得注册,委托人是否是商标权人,这个问题可以直接上国家商标局的官方网站检索,是否注册,注册人是不是委托人,一目了然。如果委托人不是商标权人,其是否已经取得合法的授权。这个问题不能直接查,可以要求委托人出示相关文件以证明已经取得合法的授权,这些文件如果造假一般是无法审查的,那么可以考虑要求委托人进行公证等。对国内客户的审查相对比较简单,而且容易审查到,但是对于国外客户这些材料就不容易审查清楚。这时一般可以要求委托人提供经过大使馆认证的证明材料,这样可以免去很多审查的麻烦。审查时客户提供的材料尽管是不可靠的,但是一定要客户留下材料的复印件备案留存。OEM加工厂商如何防止商标侵权商标图样1

(二)完善合同

在上述两个案例中,加工厂商都认真审查了对方的条件,委托方也提供了合法的商标证书,但最终还是被判侵权。究其原因,主要还是在于涉及的是国外的客户。对待国外客户时企业需要更加谨慎,仅仅有一般的审查是不够的,还要注意订立完善的合同。具体就是应在合同中增加担保条款,约定如果商标发生侵权,全部责任应由外商来承担。对于那些在国内没有公司、没有财产的外国公司还需多一分注意。因为和外国公司打官司,不管在国内打还是在国外打,执行都在国外,那是非常困难的事情。现在一些企业干脆在合同中约定就在国内交货,报关等程序都要委托方去做。这样自己只负责加工,减少一些侵权问题,这是目前来看保护自己权益最好的方法。

为指导OEM企业有效规避风险,福建泉州工商局出台了《定牌加工行政指导工作指南》,从六个方面对企业进行具体指导,包括明确定牌加工法律关系的性质;通过审查身份证、营业执照、商标注册证、商标使用许可合同确认委托方的主体资格和委托加工资格;与委托人签订规范的书面加工合同,对原材料和商标标识的提供、加工数量和价格、委托方不提货时产品如何处理、加工后残次品的处理、履约期限和方式、违约责任和解决争议的方法等内容作出明确约定;规范加工产品的生产厂名、产地标注;严格验证委托加工商标的法律现状和委托方的资信情况;在涉外加工中获取有效的域外证据,对于外文材料,应当要求委托方提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本,并盖章确认。国家工商总局对泉州工商局的做法给予了很高评价。笔者建议,无论从事商标专项业务的人士还是从事这方面业务的企业都应仔细研究一下这个文件,以便从中学到一些防备措施。

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