地名注册商标的限制

【案例】云南某公司与商标评审委“红河”地名注册商标争议行政诉讼案

(一)案情简介

本案争议商标“红河”(第1022719号)系由大兴安岭某有限公司于1995年12月4日向国家商标局申请注册并于1997年6月7日获准注册,指定使用于啤酒、饮料制剂商品。该商标后于2000年11月28日经商标局核准公告转让给济南某经营部。云南某公司(原告)在其生产的啤酒上使用了“红河”标志,某经营部在山东省济南市中级人民法院对某公司提起商标侵权诉讼。原告遂于2001年8月13日以该商标属于县级以上行政区划的地名等为由,向商标评审委提出撤销申请。

商标评审委经审理认为,虽然“红河”为县级以上行政区划的地名,.但“红河”按其字面含义和构词习惯已经能够使人理解为是一条河流的名称,且“红河”确为自然地理中存在的河流名称,具有县级以上行政区划地名以外的其他含义。因此,商标评审委裁定,某公司对某经营部的“红河”商标所提撤销理由不成立,该注册商标予以维持。

原告不服商标评审委的裁定,向人民法院提起行政诉讼。法院经审理认为,“红河”确为县级以上行政区划的地名,但被告提交的《辞海》、《中国地图册》和《世界地图册》均为我国权威的公开出版物,可以证明有一条跨越中国越南边境名为“红河”的河流,故“红河”具有地名以外的其他含义,可以作为商标注册。法院于2003年2月20日判决,维持商标评审委的裁决。

红河公司对一审判决不服提起上诉。

(二)本案涉及的知识点

1.商标禁用标志既不得作为商标注册,也不得作为商标使用;

2.地名作为商标的特殊规定。

(三)与本案有关的现行法规

商标法第10条下列标志不得作为商标使用:

1.同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的,以及同中央国家机关所在地特定的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;

2.同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的,但该国政府同意的除外;

3.同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;

4.与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;

5.同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;

6.带有民族歧视性的;

7.夸大宣传并带有欺骗性的;

8.有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。

(四)当事人意见及理由

原告公司认为争议商标是县级以上行政区划地名,不得作为商标。

商标评审委则认为,“红河”虽然为县级以上行政区划的地名,但按其字面含义和构词习惯已经能够使人理解为是一条河流的名称,且“红河”确为自然地理中存在的河流名称,具有县级以上行政区划地名以外的其他含义,可以作为商标。

(五)法院的判决结果及其理由

二审法院经审理认为,我国的公开出版物记载“红河”除作为我国县级以上行政区划地名以外,还是跨越中国越南边境的一条河流的名称,故能够证明“红河”具有地名以外的明确、公知的含义。同时,在中文里“红河”还具有“红色的河流”的常见含义,更易于为公众所接受。“红河”具有有别于地名的其他含义,能够起到商标的标识性作用,具有了商标法所要求的县级以上行政区划地名以外的其他含义。于2003年7月8日判决,驳回上诉,维持原判。

(六)评述

1.地名作为商标的一般限制

禁止将地名作为商标或对地名商标进行限制,是各国商标法通行的做法。这样做的原因,主要有两个:一是地名本身具有描述性,它往往容易使人将该地名与商品的产地联系在一起,在很大程度上缺乏显著特征;二是地名作为指示商品产地的重要标志,该地区所有生产者都应有权用来标示其商品的产地,不宜为某一个生产者所专用。

2.允许地名作为商标的例外情形

我国商标法第10条第2款原则上禁止将县级以上行政区划的地名和公众知晓的外国地名作为商标,同时规定了三项重要的例外:第一,地名具有其他含义的除外;第二,地名可以作为集体商标或证明商标;第三,已经注册的继续有效。本案所涉及的主要是第(1)项和第(3)项例外。为了论述上的方便,我们先来讨论第(3)项例外。

在1983年之前,我国并没有对地名商标进行过多限制。一方面,1982年商标法并没有禁止或限制地名作为商标的规定;另一方面,在1982年商标法实施之前,以地名作为商标在我国已是比较普遍的现象。但是,从1983年6月起,国家商标局就决定不再核准注册用行政区划名称构成的商标。1988年《商标法实施细则》明确规定,县级以上(含县级)行政区划名称和公众知晓的外国地名,不得作为商标,但已经核准注册的商标继续有效。在1993年修订商标法时,这一规定被修改后的商标法采纳。1993年商标法第8条第2款规定,“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标,但是,地名具有其他含义的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效”。2001年商标法修订时增加了有关集体商标和证明商标的例外。

在本案中,原告在向商标评审委申请撤销争议商标时,并未提出“已经注册的使用地名的商标继续有效”的问题,而是在向一审法院提起行政诉讼时提出的。原告认为,修订前的商标法第8条第2款中有关于“已经注册的使用地名的商标继续有效”的规定,由于该法于1993年7月1日起实施,而第1022719号红河商标系1995年注册,不应适用该条规定。对此,商标评审委并未进行正面答辩,只称该条规定并不是其作为该裁定的法律依据。一审法院接受了商标评审委的意见,认为因该规定并非商标评审委作出行政裁决的法律依据,且与本案处理没有关系,因而不予考虑。二审法院对此问题未再提及,这就使这个问题失去了得到进一步讨论的机会。

事实上,在本案中,原告公司提出的这个问题在法律上并没有多大意义,因为本案的关键问题是“红河”标志是否具有地名以外的其他含义。既然商标评审委认定“红河”标志具有地名外的其他含义,自然就无考虑本项规定的必要。但我们认为,对这一规定作进一步讨论仍然是必要的。

在适用商标法的这一规定时,有两个问题需要确定:一是这一规定的起始时间,即那些继续有效的商标获准注册的时间,是1988年商标法实施细则施行的时间,还是1993年商标法修正案生效的时间?在本案中,原告主张本规定只适用于1993年7月1日前注册的地名商标,这肯定是没有问题的,只是与本案无关。但我们认为,既然1988年商标法实施细则修订时增加了这一规定,以商标法实施细则此次修改生效的时间为界似乎更为妥当。另一个问题是“继续有效”有无时间限定,即在法定有效期结束时不再有效还是随着不断续展而“继续有效”?在前几年围绕着“金华”火腿商标的争论中曾经有人提出了“金华”商标不应准予续展的意见,现在看来并未采纳。

在讨论了第(3)项例外之后,我们接下来结合本案具体情况讨论第(1)项例外。

关于第(1)项例外,即地名具有其他含义,是本案当事人争议的焦点问题。首先要说明的是,这里的“其他含义”与我们在上一节中讨论的“第二含义”有所区别。地名的其他含义是作为地名的标志本身所具有的、除地名之外的含义,也就是说,如果一个地名被认定为具有其他含义,那么它就至少应该有两种含义,其中一种含义是被商标法禁止使用的地名。地名具有其他含义的情况在我国是比较常见的,“长寿”、“长乐”、“凤凰”等都是人们经常提及的例子。

就本案而言,“红河”确系县级以上行政区划的地名,但它又具有其他含义。一审法院和二审法院在解释“红河”具有的其他含义时,我们认为有两点值得特别指出:

第一,二审法院采用了两种不同的方法分析了“红河”的其他含义。法院首先根据有关证据,认定“红河”是跨越中国越南边境一条河流的名称,然后根据“红河”的构词,认为中文里“红河”还有“红色的河流”的常见含义。在实践中,地名所具有的其他含义,除了作为某种事物的名称外,在许多场合下还要从公众对该标志的理解和认识去分析、认定。

第二,针对原告所主张的“红河”并不是跨越中国越南边境的那条河流的正式名称,一审法院认为,商标法规定地名只要具备其他含义即可注册,并未限定该其他含义必须是某一事物的正式名称。即使“红河”不是跨越中越边境的某一河流的正式称谓,但只要公众中存在该河流被称为“红河”的这种认识,“红河”就应认定为具有行政区划地名以外的其他含义。

在适用商标法第10条所规定的例外时,是否需要衡量地名含义与其他含义之间的“比重”?在本案中,无论是商标评审委、一审还是二审法院,都没有明确阐述。《商标审理及审理标准》规定:“本款中的地名具有其他含义,是指地名作为词汇具有确定含义且该含义强于作为地名的含义,不会误导公众的。”这里显然有一个“比重”的问题,其他含义要“强”于地名含义,才算具有其他含义。美国商标法使用的是“主要属于地理描述性”这一表达,也体现出类似的要求。我们认为,比较“其他含义”与“地名含义”所占的比重,或者考察相关公众对两种含义的重要性及相关性的认知,在确定一个地名商标是否具有其他含义时还是必要的。如果一个地名只是在字面上具有某种可能的含义,或作为某一事物的名称但公众认知度并不高,不应认定其具有除地名之外的其他含义。例如,在本案中,如果仅仅根据字面含义将“红河”认定为具有“红色的河流”的含义,就是很牵强的,因为人们在通常情况下不会认为河流会有红色的。举一个可能并不是很适当但能够说明问题的例子,“黄河”固然可以按字面解释为“黄色的河流”,而且这也确实符合黄河的现状,但公众看到“黄河”一词首先想到的会是那条被称为中华民族母亲河的河流。

本案一个有趣的地方,“红河”所具有的县级以上行政区划地名以外的其他含义,是一条河流的名称。通常认为,河流、湖泊、海洋、山川等地理实体的名称都属于地理名称,在商标法上与行政区划的名称具有基本相同的作用和意义。如果因为有一条河流与红河县和红河州这两个县级以上行政区划同名,就认为“红河”具有了其他含义,那么,我们可以假设这样一种情况:在某个行政区划的范围之内,也有一个与该行政区划地名完全相同的河流或其他地理实体,该地名还是否应认定为具有其他含义?例如,现在的安徽省黄山市,就有三个以“黄山”为名的地理实体:作为行政区划的黄山市和黄山区以及作为著名风景地的黄山。因此,我们认为:在认定一个地名是否具有其他含义时,应综合考虑各种因素,尤其是公众对构成地名的文字的认知和理解,仅以存在着另一个具有同样名称的地理实体为由就认定该地名具有其他含义,似有过于简单之嫌。

根据商标法第10条第2款的规定,县级以上行政区划的地名及公众知晓的外国地名,除上述三种情况外,是不能作为商标注册及使用的。在实践中有一个经常遇到的问题是,如果禁止作为商标的地名只是作为商标的一部分,是否也同样受到禁止?

根据《商标审查及审理标准》的规定,商标由县级以上行政区划的地名构成,或者含有县级以上行政区划的地名,判定为与我国县级以上行政区划的地名相同。例如,“0K上海”、“新疆红”、“台中精机”、“深圳久大”等,都应依商标法第10条第2款予以驳回。不过,在以下几种情况下,含有县级以上行政区划地名的商标并不违反商标法第10条第2款:商标由地名和其他义字构成而在整体上具有显著特征,不会使公众发生商品产地误认而;申请人名称含有地名,申请人以其全称作为商标申请注册的;商标由两个或者两个以上行政区划的地名的简称组成,不会使公众发生商品产地等特点误认的;商标由省、自治区、直辖市、省会城市、计划单列市、著名的旅游城市以外的地名的拼音形式构成,且不会使公众发生商品产地误认的。此外,商标所含地名与其他具备显著特征的标志相互独立,地名仅起真实表示申请人所在地作用的,不适用商标法第1。条第2款的规定。

需要说明的是,商标法第10条第2款只适用于“县级以上行政区划的地名”和“公众知晓的外国地名”。这意味着,从理论上说,县级以下行政区划的地名和不属于行政区划的地名,以及那些不为公众知晓的外国地名,并不受此条款的限制,可以作为商标注册和使用。但在实践中,无论商标主管机关还是人民法院,都对地名作为商标有一些特殊的限定。在商标审查中,《商标审查与审理标准》规定,商标由本条以外的公众熟知的我国地名构成或者含有此类地名,使用在其指定商品上,容易使公众发生商品产地误认的,判定为具有不良影响,适用商标法第1。条第1款第(8)项予以驳回,但指定使用商品与其指示的地点或者地域名没有特定联系,不会使公众发生商品产地误认的除外。即使这种商标获得了注册,法院也通常对地名商标的保护范围进行必要的限制,以保证其他经营者的正当使用。

作为地名的一种特殊形式,地理标志在2001年商标法修订时被纳入商标法的保护范围。根据商标法第16条第1款的规定,商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是,已经善意取得注册的继续有效。我们认为这一规定应结合商标法第10条第2款来理解。从前面的分析中可以看出,商标法第10条第2款没有区分真实地名还是虚假地名,只要属于县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,原则上禁止作为商标使用和注册,但有一个重要例外,即作为集体商标和证明商标是可以注册的。很显然,能够作为集体商标和证明商标注册的地名,必定是真实地标示出产品产地的地名商标。在此意义上,尽管商标法第16条规定了禁止使用和注册含有虚假地理标志的商标,而没有规定含有真实地理标志的商标是否可以注册和使用的问题,但地理标志是完全可以作为集体商标和证明商标进行注册和使用的。

商标法第16条第1款有一个“但书”,使那些“已经善意取得注册”的含有虚假地理标志的商标(当然也包括含有真实地理标志的商标)作为普通商标(而非集体商标或证明商标)继续有效。这就会给地理标志作为集体商标或证明商标的注册造成法律上的障碍,因为根据商标法第28条的规定,与他人在相同或类似商品上已经注册的商标相同或近似的商标,是不能获得注册的,集体商标和证明商标也不例外。

针对商标法第10条第2款“已经注册的使用地名的商标继续有效”的规定,有一种观点认为,这是对于那些已经注册的普通商标的一种“照顾性”保留,是强调地理标志证明商标应当得到注册和保护的前提下的一个“但书”,它的继续有效不能排斥具有地理标志意义的证明商标的注册。我们认为这种观点是很有道理的,而且也应同样适用于处理地理标志集体商标和证明商标与商标法第16条第1款允许其“继续有效”的在先地理标志商标(普通商标)之间的关系。也就是说,在先注册的地理标志普通商标(不论其中的地理标志为真实或虚假)不具有对抗在后注册的地理标志集体商标和证明商标的效力。

(七)对本案的思考

1.商标禁用标志与不具有显著特征的标志在法律上的关系。

2.为什么要限制地名作为商标?

3.如何理解地名的“其他含义”?在相关判断时是否需要比较“其他含义”与“地名含义”所占的比重?

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