企业内部商标转让:提防使用意图陷阱

在公司重组或公司IP资产的管理和重组过程中,公司内部商标的分配并不罕见。也许创建了一个特殊实体来持有公司的所有IP资产,或者具有多个分支机构和子公司的公司组织可以选择将其商标合并到最终的母公司或其他实体中。一个或多个商标可以从一个公司实体转移到另一公司实体的可能性有很多。没关系吧?好吧,不是那么快。

商标审判和上诉委员会最近做出的一项先例决定清楚地提醒人们,这种所有权转移并不总是那么简单,公司在执行这些转让之前需要仔细考虑整个过程。尤其是,在基于使用该商标的意图而提交的美国联邦商标申请中,有一些特殊的转让规则。未能遵守这些规则可能会导致您以后取消您的联邦注册,例如在Central Garden&Pet Company诉Doskocil Manufacturing Company,Inc.,反对号为91188816(TTAB 2013年8月16日,Central Garden&Pet Company)。

根据美国法律,一个人被允许提交商标在美国的专利申请和商标仅仅是一个真正的意图使用的主题的基础上,局商标在商业。换句话说,您有合理的计划开始使用该商标,但还没有使用它。使用意图的应用程序有很大的好处,因为它允许您从提交应用程序之日起就优先于其他应用程序主张优先权。这样,您可以保护自己免受其他可能真诚地使用相同或令人困惑的商标的他人的侵害在准备开始使用商标之前。即使他们可能打败您,但如果您的申请日期早于其优先日期,您仍可以使他们停止使用容易混淆的相似商标。对于商标所有者来说,这是一个很好的工具。

但是有一点不足之处,与现有的商标注册和基于商标已经在使用的基础上提交的申请不同,意图使用商标申请的原始申请人只能在两种情况下分配其在该申请中的权利:( 1)如果已经提交了商标的使用说明(或对使用权的修正案),或(2)如果尚未提交使用说明,则它正在出售其全部业务,或者至少出售该业务主题商标所属的业务部分。在企业内部IP传输的情况下,这可能是一个挑战,因为通常,传输仅涉及IP资产,而不涉及整个业务资产。

在中央花园案中,中央花园的一家间接子公司提交了ZILLA商标意向使用申请,该商标可用于水族馆,饲养场和相关设备。在提交任何使用声明或声称使用ZILLA商标的修改之前,子公司将商标申请按其连锁方式分配给其最终母公司中央花园。此后,美国专商局向中央花园发布了ZILLA商标的注册。

ZILLA申请提交约4个月后,Doskocil提交了将DOGZILLA商标注册为狗玩具的申请,并最终获得了注册。中央花园提出了撤销该注册的请愿书。根据申请日期,在正常情况下,ZILLA商标会优先考虑使用,如果商标可能引起混淆,则以Central Garden为准。但是,Doskocil提出反诉,以取消中央花园在ZILLA的注册为由,其子公司的转让不当,导致注册无效。该商标审判和上诉委员会与Doskocil达成协议,并下令取消中央花园的注册,因此拒绝了中央花园提出的取消DOGZILLA商标的请求。出于意见中所述的其他原因,董事会未达到两个商标是否可能引起混淆的问题。

从业务人员的角度来看,有时可能会倾向于将整个公司组织结构视为一个拥有IP所有权的实体,并且资产似乎是由一个公司附属公司持有,而不是由另一个公司附属公司持有。有所不同。但是确实如此。公司形式必须得到尊重。在执行任何公司内部商标转让之前,重要的是要准确了解要转让的资产,并确保您遵守管理这些转让的所有规则。否则,您可能会发现自己无意间失去了宝贵的商标资产。

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